新規性と進歩性（４）～進歩性のネガティブ要素～

前回の復習

審査官の進歩性の判断スキームとして、まず進歩性無しに働く要素（＝ネガティブ要素）や技術常識を用いて「論理付け」ができるか？を検討していました。そして、ネガティブ要素の例として「動機付け」がありました。

「論理付け」は、「公知例の組み合せで、理路整然と、容易にその発明が思い付く、と証明できること」、
「動機付け」は、「公知例に（あまり意識しなくても、ごく自然に湧き上がる）別の公知例を組み合わせようと思う発想・一部を変更したいと思う気持ち」、つまり「公知例に、別の公知例を組み合わせたくなる気持ち（原動力）」でしたね。

前回の記事はこちらです。

新規性と進歩性（３）～進歩性の判断～

今日のパテントまるわかり塾では、進歩性のネガティブ要素、特に「動機付け」について、もう少し詳しく説明したいと思います。

進歩性のネガティブ要素

審査基準では、進歩性のネガティブ要素として、以下の要素が挙げられています。

ここで、「主引用発明」は、審査官が論理付けの出発点として選んだ公知例のことを言います。また「副引用発明」は、主引用発明に組み合わせて進歩性を否定しようとする公知例や技術常識のことを言います。

「２．主引用発明からの設計変更等」は、主引用発明を見たプロなら、「ここをこう変えよう」と普通は考えるよね、という変更のことです。
具体的には、（i）公知材料の中からの最適材料の選択、（ii）数値範囲の最適化、（iii）似た物で置換、（iv）その技術を実際に適用した場合に行われやすい設計変更、です。

「３．先行技術の単なる寄せ集め」は、互いに機能・作用が関連していない公知技術を集めただけ、というものです。

２と３は、言葉だけ見ても、そりゃあ進歩性ないよね、となんとなく分かると思います。

では、「１．主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」はどうでしょうか？一見、言葉は難しそうで、重々しい感じがしませんか？しかし、内容はすごく分かり易いです。

次の章で、動機付けについて、見ていきましょう。

「動機付け」の概要

審査基準では、進歩性が否定される方向に働く「動機付け」の要素が４つ示されています。

実際に読んでみると難しく思えますが、要は「AとBが知られていたら、良いとこ取りで、どうしても組み合わせたくなっちゃうよな」とか、「しかも、AとBの技術分野とか目的が似ているほど、そうしたくなっちゃうよな」ということを、分類分けして書いてあるだけです。

審査基準に示される「動機付け」の４つの要素は、公知例に別の公知例を組み合わせたくなる気持ちが、「どういう原動力から生じるか？」で分類分けされたものです。

なお、進歩性が、否定「される」と断定しておらず、否定「される方向に働く」、と、奥歯に物が挟まった表現をしているのは、別途ご説明しますが、仮に動機付けがあっても、「有利な効果」や「阻害要因」といった、いわば救済要件もあるからです。

審査基準で示されている、４つ「原動力」とは、

です。

進歩性が厳しく判断される程度で言うと、（１）＜（２）＝（３）＜（４）という感じでしょうか。（４）が一番厳しく見られる、ということです。

以下、それらを、一つ一つ、見ていきます。
審査基準は、必ずしも分かり易く書かれていないので、なるべく「まるオリジナル」の説明をしたいと思います・・・汗

ちなみに、「当業者が容易に発明できた」というのは、審査基準では「当業者の通常の創作能力の発揮である」と表現しています。「通常の」がポイントで、要するに、プロなら当たり前のことをやって、当然に得られるであろう発明、なので、特許の独占的排他権を与えるほどのものではない、ということですね。

（１）技術分野の関連性

その発明を成し遂げる上で、「同じ技術分野」で知られている、良い技術を取り入れるというのは、プロなら当然やるということですね。だから、改めて進歩性を認めて、独占的排他権を与えるに値しないということです。

例えば、自分が自動車のエンジン開発者の場合、「機械分野」や「自動車のエンジン分野」で知られている諸々の技術を取り入れるというのは、プロなら誰でも考えることでですね。

逆に、自動車とは全然関係の無い、「医薬品分野」や「食品分野」で知られた技術を自動車に取り入れるというのは、進歩性があるかも知れませんね。具体例は、全く思い浮かばないんですが・・・

なお、（１）については、かなり弱い否定です。なぜなら、研究開発においては、誰でもが当然のように行う行為であり、これを否定してしまうと、技術の進歩自体を否定するに等しいためです。
実際は、この（１）だけで進歩性が否定されることはなく、（１）に該当する場合は、「他の（２）～（４）の動機付けの観点も併せて考慮しなければならない」と、わざわざ審査基準に書かれています。

（２）課題の共通性

主引用発明と副引用発明との間で「課題」が共通することは、進歩性には不利、とみなされます。だって、「課題」が一緒のことは、「組み合わせれば、もっと効果的では？　良いとこ取りしてみようか？」なんて、誰でも考えますよね。

例えば、自分の仕事が「洗剤」の開発だった場合、他に「洗浄力を高める方法」というものが既に知られていたら、自分の洗剤に、その手法も取り入れてみたくなるのが、自然の成り行きではないでしょうか。

（１）の「技術の関連性」と、似たようなことだと理解していれば良いと思います。
要するに、誰でも考えそうなことに独占的排他権はやらないよ、という趣旨ですね。
ただし、明細書の記載要件に「課題」の記載がMUSTと明記されている通り（それだけ重要という意味）、課題が共通することは、（１）よりも厳しく判断されます。

なお、「課題」とは、特許発明において何を解決したいかの、そもそもの目的のことであり、「この発明は、●●を解決するためのものである」と記述する場合の●●のことです。別に難しいことを言っている訳ではなく、例えば●●とは、「自動車の燃費向上」とか、「遮音性の向上」とか、「頭痛を早急に抑える」とか、「こうなったらいいな！」ということです。

この「課題」設定と、それを解決するための「解決手段」の２つこそが、「発明そのもの」であり、「特許の骨格」を成すものなので、超重要です。これらについては、後日、改めてご説明します。

ちなみに、これまでお話ししてきました「新規性」「進歩性」は、この「解決手段」の「新規性」「進歩性」のことだと考えて頂ければ結構です。

（３）作用、機能の共通性

これも（２）と同じようなことだと思って構いません。先ほどの例と同様に、自分の仕事が洗剤の開発だった場合、既に「洗浄力を高める成分A」というものが知られていたら、自分の洗剤に、Aを取り入れてみたくなるようなことです。この場合の作用・機能は、もちろん「洗浄力」です。洗浄力が高いもの同士を組み合わせて、もっと洗浄力が高いものを開発しようとするのは、当たり前だけに、これも（２）と同様に厳しく判断されます。

（４）引用発明の内容中の示唆

これは、公知例の中に、そのものズバリではないものの、プロなら気が付くようなヒントが書かれており、そのヒントを実際に発明という形にした場合です。

例えば、Ａ＋Ｂという「農薬」の公知例と、Ａ＋Ｃという「洗剤」の公知例があった場合、農薬の公知例中に「Cという成分は殺菌性に優れる」という記述があった場合に、Ａ＋Ｂ＋Ｃという「洗剤」を発明したような場合です。殺菌性に優れると書いてあれば、洗剤の開発のプロであれば、自分の洗剤に使ってみたくなるのは自然ではないでしょうか。

そのものズバリではないものの、明確にヒントが書かれており、それを行動に移しただけとも言えるので、この（４）は、（１）～（３）よりも厳しく進歩性が判断されます。

「動機付け」まとめ

ということで、色々と見てきましたが、「プロなら誰でも考えそうなことだよな、そうするよな」、と感じられたのではないでしょうか。それこそ、「進歩性が無い」「独占的排他権を与えるに値しない」ということに他なりません。

これまでのところをまとめますと、「進歩性は、その分野のプロが、容易に思い付くかどうか？が第一の判断基準であり、思い付かないと判断されたら、進歩性あり」です！　
でも、仮に思い付くと判断されても、第二の基準（救済措置とも言える）として、「従来技術と比べて、思いもよらなかった効果や、すごく良くなったという効果」などがあれば、進歩性は認められます。
そして、進歩性が認められれば、権利化に「ぐ～ん」と近付いたと考えて良いでしょう！何せ、進歩性が無くて拒絶される例が非常に多いので。

なお、ここで、権利化「できる」ではなく、「近付いた」と書いたのは、内容的には合格でも、書式や出願のタイミングなどの審査もあり、それらの「すべて」に合格しないと、権利化はされないからです。これらについても、追々みて行きましょう！

余談

いろんな種類のネガティブ要素があることをお話ししましたが、全部覚えるのって大変ですよね。私は、ネガティブ要素は、語呂合わせで覚えています。

「動機付け」「引用発明の内容中の示唆」「課題の共通性」「作用、機能の共通性」「技術分野の関連性」「主引用発明からの設計変更等」「先行技術の単なる寄せ集め」の順で、「動機付け・インナイシサ・カダ・サキ共通・ギブンカンレン・セベ・アツメ」と覚えています。

弁理士試験のために予備校に通っていた／通っている方は、ピンと来るかもしれませんが、予備校の大先生の受け売りです。笑
リズムがいい語呂合わせだと、資格勉強から離れて数年経った今でも結構覚えているんですよね。

研究開発者の方は、もちろん覚える必要はありません。わからなくなったら審査基準やこの記事を読み返してくださいね。

新規性・進歩性の第１回は、こちらです。

新規性と進歩性（１）　～入門編～